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안녕하세요, 에스제이파트너스의 김범준 변리사입니다.

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오늘은 출원인과 발명자에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

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보통 출원인은 특허가 등록되면 권리를 가질 수 있는 권리자를 말하며, 발명자는 특허를 발명한 사람으로 아무런 권리를 가지지 않고 명예만 가지는 사람을 말합니다.

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그렇다면, 출원인과 발명자는 어떻게 선정해야할까요? 아니 출원인과 발명자는 같은 사람이 되는게 아닌가요? 둘의 선정에도 고민이 필요한 가요?? 이에 대해서는 아래에 상세히 설명하도록 해보겠습니다.

출원인과 발명자 각각의 선정을 고려해야하는 이유는 직무발명규정으로 인해 발생합니다. 특허법상 특허의 발명자는 출원인과 동일해야 하는 것이 원칙입니다. 그러나 예외적으로 사용자와 종업원의 관계에서 종업원의 발명은 직무발명의 규정에 따라 사용자가 출원인이 됩니다. (당연히 발명자인 종업원에게는 특허를 받을 권리(이하 특받권)를 원천적으로 가지고 예약승계규정에 따라 사용자에게 특받권이 승계되어 출원인은 사용자가 되는 절차를 가집니다.)

결국 사업자가 아닌 경우 즉, 개인적인 발명의 경우에만 출원인과 발명자가 동일하다는 것을 알 수 있습니다.

그렇다면, 사업자(개인 사업자이든 법인이든 동일)의 경우에는 출원인과 발명자를 구분할 필요가 없이 무조건적으로 출원인은 회사 명의로 진행해야하는 것일까요? 그렇지 않습니다. 이에 대해서는 회사에 직무발명의 규정 존재 유무 별로 하기에 상세히 설명해보도록 하겠습니다. (이하의 발명자들의 발명은 모두 자유발명이 아닌 직무발명에 해당하는 것으로 설정하고 이야기하도록 하겠습니다.)

1. 직무발명 규정 존재

대부분 대기업 및 규모 있는 중소기업은 직무발명규정을 대부분 보유하고 있습니다. 따라서, 대부분의 대기업 및 규모있는 중소기업들은, 발명자와 출원인의 구분을 고려할 필요없이 법규정에 따라 출원인=해당 회사/발명자=발명자 본인으로 진행되어야 합니다. 즉, 직무발명 규정이 존재하는 기업들은 출원인과 발명자 선정이 고려되어야 할 이유가 없습니다.

​2. 직무발명 규정 부존재

대부분의 중소기업 및 개인사업자들은 직무발명의 규정이 존재하지 않습니다. 이 경우, 발명자의 발명은 원천적으로 발명자 본인이 출원인이 되어야 함에도 불구하고, 대부분 종업원의 발명은 회사 것이라 생각하여 출원인=해당회사/발명자=발명자본인으로 진행하곤 합니다. 이러한 출원들은 등록이 되고나서도 무권리자 출원에 해당되어 무효사유를 항상 내포하게 되어, 향 후 후발적으로 무효심판을 통해 무효가 될 위험성을 갖고 있어 해당 특허의 법적 안전성이 떨어지는 문제점이 있습니다.

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따라서, 직무발명 규정이 부존재하는 기업들은 다음과 같은 방향을 고려해 볼 수 있습니다.

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1) 출원인/발명자=모두 발명자본인으로 진행 후 회사 명의로 양도

이렇게 진행하게 되면 해당 특허는 탄탄탄 법적 안정성을 가지게 됩니다. 또한, 이러한 양도를 통해서 회사의 가치를 증대시킬 수 있고 다양한 절세 전략을 진행할 수 있는 등 여러가지 방안에 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 활용을 고려해볼 수 있습니다. (하기의 전략 진행 시 특허의 가치평가도 함께 진행되야 함)

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a)특허 양수도를 통해서 회사의 가지급처리가 가능

b)특허 양수도를 현물출자 형식으로 진행하여 기업 재무구조 개선 및 절세가 가능

c) a)와 b)등으로 진행 시 특허 양도 시 발생되는 해당 종업원(보통 대표)의 소득이 기타소득으로 60%가 공제 가능해지고, 특허 양수 시 해당 기업은 특허권 양수 가액만큼 7년간 감가상각되어 비용처리를 통한 법인세 절세 가능,

d) 특히 b)로 활용 시 가업승계구조전략도 가져가 볼 수 있음

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2) 직무발명규정 도입

1)과 같은 방향으로의 진행은 발명이 대표이사인 경우만 가능합니다.

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대표 외의 종업원의 발명은 직무발명규정이 사내에 존재하지 않으므로, 종업원의 발명을 회사로 귀속되도록 강제할 수단이 없습니다. 물론, 사용자의 지위가 종업원보다 높다는 사실을 이용하여 1)과 같은 진행이 가능할 수 있으나, 그럼에도 불구하고 법적으로는 원천적으로 종업원 소유이기 때문에 1)의 절차 전부가 무효될 수 있습니다. 더군다나 해당 종업원은 특허 취득 후 회사로 양도하지 않고 바로 퇴사하는 경우에도 특허의 회수가 불가능하고, 더욱이 해당 종업원이 내부 기술을 경쟁사로 가서 출원하더라도 막을 수 있는 방도가 없으며, 또한 해당 종업원이 회사 몰래 특허 출원하더라도 회사는 막을 수 있는 수단이 없습니다. 이러한 모든 문제는 사내에 직무발명규정을 도입하지 않았기 때문에 발생하게 됩니다.

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따라서, 1)의 방향은 대표이사들의 발명인 경우에 진행해하여 이득을 취하는 것이 좋습니다. 즉, 대부분 종업원들이 특허를 출원하는 것을 고려할 때 2)와 같이 직무발명의 규정을 도입하는 것이 좋습니다.

이상에서 알아본 바와 같이 출원인과 발명자는 모두 동일하지 않습니다. 그러므로 회사가 처한 상황에 따라 출원인과 발명자를 고려해보는 것이 좋습니다.

물론, 상기 언급한 상황 외에도, 자유발명인지 직무발명인지에 대한이슈, 종업원에 대한 이슈(파견 근로자의 발명 이슈, 공무원의 발명 이슈, 대학교수, 대학원생 등의 발명 이슈), 사용자에 대한 이슈(법인격이 없는 소규모 개인기업의 대표자(대부분의 개인사업자)는 대표자가 직접 사용자가 되므로 출원인=대표자(기업X )가 됨)등 다양하고 복잡한 법률적 이슈가 존재할 수 있습니다.

이러한 출원인과 발명자의 선정은 상기와 같은 법률적 이슈를 잘 알고 있는 사무소에 맡기는 것이 향후 특허권의 탄탄한 법적 안정성을 확보할 수 있는 지름길일 것입니다. 또한, 직무발명 규정도 도입하지 않은 회사가 있으시다면, 상기 안내해드린 바와 같은 위험성을 막기 위해 조속히 직무발명 규정을 도입하는 것이 좋습니다.

특허법률사무소 에스제이파트너스는 이러한 법률적 이슈를 성공적으로 처리한 경험이 많습니다. 따라서, 필요하신 경우 편하게 특허법률사무소 에스제이파트너스로 연락주시면 빠르고 속시원하게 고객의 궁금증을 해결해드리도록 하겠습니다. ​

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