컬럼 특허 출원 왜 하시나요?
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작성자 최고관리자 조회 916회 작성일22-01-11 12:57본문
안녕하세요, SJP IP의 김범준 변리사입니다.
보통 특허 출원을 진행하시는 분들은 개발한 발명에 대한 우수성을 국가로부터 인정받으려고 즉 마케팅 목적에서 바라보고 진행하시는 분들이 많습니다. 그 보다 좀 더 많이 아시는 분들은, 특허 출원의 목적을 제품의 실시에 대한 독점 즉 타인에 대한 실시 배제효로 설정하시고 진행하시거나, 또는 다양한 금융적 효과(저금리의 대출이율, 기업여신의 증대, 가지급금처리, 자산편입 등)를 바라보고 진행하시는 분들 그리고 사업 진행시 받을 수 있는 다양한 혜택(VC투자유치 용이, 정부 사업 진행 시 가산점 등)을 바라보고 진행하시는 분들이 계십니다.
요약해보면, 특허출원 진행을 하시는 목적은, A. 독점적 실시, B. 금융적 효과, C. 정부 사업 진행 시 혜택 수혜로 볼 수 있습니다. 그러나, 특허 출원은 사업하시는 분들이 진행해야하는 가장 중요하고 원론적인 이유가 있습니다.
바로 사업 보험입니다.
특허는, 진행하시는 사업을 계속해서 영위할 수 있도록 보험이 될 수 있습니다. 간단한 설명을 위해 다음과 같은 상황을 예상해볼 수 있습니다.
1. 특허출원없이 사업 진행
중소기업 A는 자전거 제조 회사로 독보적인 기술력을 가지고 자전거 시장에 진입하였습니다. 이를 지켜보던 대기업 B는 중소기업 A보다 앞서 자전거에 대한 기술개발을 진행했지만 시장 규모가 작아 실질적으로 판매는 하지 않고 특허로만 기술을 보유하고 있었습니다. 중소기업 A는 자전거 시장에 새로운 활력을 불어넣어 시장 규모를 거대하게 키우면서 엄청난 수익을 창출해냈습니다. 이때 대기업 B는 시장규모가 커진걸 확인하고 중소기업 A에 특허 침해를 이유로 손해배상 및 실시 중단을 요구하였습니다. 중소기업 A는 특허를 보유하고 있지 않아서 결국 손해배상과 함께 사업을 중단할 수 밖에 없었습니다.
☞중소기업 A는 초기에 특허출원을 진행하여 등록을 받았다면, 대기업 B의 특허침해 소송에 대항할 수 있는 수단을 가질 수 있었지만, 그렇지 못하여 사업 자체를 중단하게 되었습니다. 물론 이 경우, 대기업 B가 해당 특허권에 기해 실시권 설정을 해줄 수도 있지만, 시장 규모가 커진 이상 대기업이 직접 독점하기를 원할 것이고 중소기업 A는 어떠한 방어권도 보유하고 있지 않으므로 그대로 사업을 접어야 하는 안타까운 상황이 발생합니다. 이 경우 중소기업 A는 시장 규모를 키우는데도 막대한 비용을 솓았지만 결국 대기업 B에게만 좋은 일을 시켜준 꼴이 되었습니다. 그렇다면 이와 반대로 특허권을 보유하게 된 경우 어떻게 특허가 사업보험의 역할을 하는지 아래에 알아보도록 하겠습니다.
2. 특허등록하여 사업 진행
중소기업 A는 자전거 제조 회사로 독보적인 기술력을 가지고 자전거 시장에 진입하였습니다. 중소기업 A는 해당 기술에 대해 특허출원을 진행하여 등록을 받았습니다. 이후 중소기업 A는 자전거 시장에 새로운 활력을 불어넣어 시장 규모를 거대하게 키우면서 엄청난 수익을 창출해냈습니다. 한편, 대기업 B는 자전거에 대한 다수의 특허를 보유(드물게 원천 특허도 보유)하고 있었지만, 시장 규모가 작아 진입하지 않고 있었는데, 중소기업 A의 활약으로 시장 규모가 커지자 시장 진입을 결정하게 되었습니다. 그럼에 따라 대기업 B는 중소기업 A에게 특허 침해를 이유로 소송을 진행하였습니다. 이 경우 다음과 같은 2가지 경우가 발생할 수 있습니다.
1)대기업 B 특허와 중소기업 A 특허가 서로 동일한 경우 (중용권이 기해 사업 유지)
이런 경우는 보통 발생하지 않습니다. 그러나, 간혹 해외 기업이 국내 진출을 위해서 진행하는 경우에 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 대기업 B가 일본 기업이고 대기업 B특허가 일본에서 출원된 것을 기초로 하여 국내에 조약우선권 주장을 통해 들어온 경우, 중소기업 A 는 대기업 B특허를 모르게 되는 경우가 발생할 수 있습니다(물론 이때 대기업 B특허가 국내에 들어오는 기간이 늦는 경우 중소기업 A 특허가 우선심사를 통해 등록받게 될 수 있습니다. 이 경우 중소기업 A특허는 선원주의 위반 또는 확선위반의 무효 사유를 내포한채 등록된 것입니다)
이 경우, 중소기업 A는 자신의 등록특허를 기초로 선의로 국내에서 사업을 실시하고 확장하였지만, 대기업 B 특허에 의해 무효됩니다. 이때, 결국 중소기업 A는 대기업 B의 침해소송에서 패소하게 됩니다.
하지만, 중소기업 A는 자신의 등록특허에 기해 중용권을 주장하여 대기업 B 특허에 대한 실시 배제효의 효력을 상쇄시킬 수 있고, 중소기업 A는 자유롭게 실시 할 수 있습니다. (참고로 중용권은 유상으로 진행되며, 대기업 B가 거절할 수 없습니다.)
따라서, 중소기업 A는 대기업 B의 특허로 인해 사업을 접지 않고 자유로이 사업을 진행할 수 있게됩니다. 즉, 중소기업 A는 자신의 등록특허가 대기업 B특허의 공격에 대한 사업보험으로 작용하게 되는 것을 알 수 있습니다.
2)대기업 B 특허와 중소기업 A 특허가 이용 또는 저촉관계에 있는 경우 (크로스라이센스 / 허락에 기한 통상실시권)
한편, 보통 1)과 같은 경우는 거의 발생하지 않습니다. 만약 대기업 B가 특허 침해를 이유로 소송을 진행하게 되어 침해가 확정되는 경우에는 대부분 대기업 B특허의 권리범위에 중소기업 A 특허의 권리범위가 포함된 상태인 경우입니다.
이때, 중소기업 A 특허는 대기업 B특허에 비해 진보성을 인정받아 등록이 될 수 있지만, 중소기업 A가 해당 특허에 기해 사업을 진행하게 되면 대기업 B특허에 포함되므로 대기업 B의 침해소송에서 패소하게 됩니다.
하지만, 중소기업 A는 자신의 등록특허는 살아있으므로, 이 등록특허를 통해 대기업 B와 크로스라이센스를 체결하여, 대기업 B와 중소기업 A 모두 사업을 실시할 수 있습니다. (이때, 당연히 중소기업 A의 특허는 대기업 B특허에 비해 진보성이 있으므로, 대기업 B도 중소기업 A의 특허 기술에 눈독을 들이고 있을 것입니다.) 그럼에 따라 중소기업 A는 대기업 B의 특허로 인해 사업을 접지 않고 자유로이 사업을 진행할 수 있게 됩니다.
만약, 대기업 B가 중소기업 A의 특허기술이 진보성은 있지만, 해당 기술을 회피하여 동일한 효과를 발휘할 수 있는 기술을 알게 되었고, 그럼에 따라 중소기업 A와 크로스라이센스를 체결하지 않아도 되므로, 이 크로스라이센스 제안을 거절할 수 있습니다. 그럼 중소기업 A는 사업을 접어야 할 수 밖에 없습니다.
하지만! 이 경우, 중소기업 A는 특허심판원에 허락에 의한 통상실시권 허여 심판을 진행할 수 있습니다. 이 심판에서 승소하게 되면 허락에 의한 실시권을 부여받게되어 대기업 B 특허에 대한 실시 배제효의 효력을 상쇄시킬 수 있고, 중소기업 A는 자유롭게 실시 할 수 있습니다. (참고로 허락에 의한 통상실시권은 유상으로 진행되며, 심결에 의해 부여되는 것이므로 대기업 B가 거절할 수 없습니다.)
따라서, 중소기업 A는 대기업 B의 특허로 인해 사업을 접지 않고 자유로이 사업을 진행할 수 있게됩니다. 즉, 중소기업 A는 자신의 등록특허가 대기업 B특허의 공격에 대한 사업보험으로 작용하게 되는 것을 알 수 있습니다.
이상에서 알아본 바와 같이, 모든 사업을 진행하시전에 항상 특허를 통해 등록받아야 자신의 사업을 안전하고 지속적으로 영위할 수 있음을 알 수 있습니다. (물론, 등록된 특허를 그대로 사업에 실시하여야 합니다. 즉, 등록만을 위한 특허는 향후 사업 진행 시 사업보험이 되지 않습니다.)
이러한 이유로, 특허를 받게되면 외부에서 보기에 회사는 기술력있는 회사구나 하는 것 뿐만 아니라, 이 회사는 최소한 망하지 않고 사업을 지속적으로 영위할 수 있겠구나 하는 믿음을 가지게 됩니다. 따라서, 특허를 받게되면 투자자들도 이러한 믿음을 가지고 자신의 돈을 투자할 수 있게 됩니다.
이상과 같이 사업을 실시하기 위해서는, 반드시 특허가 필요합니다.
간혹, 발명자님들은 자신의 기술을 하나의 특허로 보호받을 수 있다고 생각합니다만, 하나의 특허로 사업을 영위하시는 것은 낭떨어지 위에서 줄타기 하는 아슬아슬한 경영 상황이 연출될 수 있습니다. 자신의 실시 사업 범위가 등록특허의 권리범위에 벗어나게 되면 위에 설명한 사업 보험이 모두 부정될 수 있습니다. 즉, 이러한 사업 보험을 확실하게 하기 위해서는 특허를 다수 출원하여 촘촘한 특허망을 구축하고, 그럼에 따라 사업의 안전한 실시 범위를 늘려야 하는 것이 바람직할 것입니다.
특허법률사무소 에스제이파트너스는, 고객의 사업을 지속적으로 영위할 수 있도록 상기와 같은 다양한 상황을 상정하여 특허권을 창출하도록 진행하고 있습니다.
따라서, 사업을 계획중이시거나 사업을 실시하고 계시는 고객분들께서 특허에 대해 고민이 있으시거나 궁금한 점이 있으시면, 언제나 특허법률사무소 에스제이파트너스로 연락주십시오.
그럼 특허법률사무소 에스제이파트너스에서 빠르고 속시원하게 고객의 궁금증을 해결해드리도록 하겠습니다.
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